La domanda di brevetto pendente di un concorrente è spesso vista come una minaccia lontana, una questione legale da affrontare solo in caso di concessione del brevetto. Questo atteggiamento passivo è un grave errore. Il periodo in cui una domanda è all'esame di un ufficio brevetti rappresenta un'occasione unica per agire e contestare un brevetto pendente. Durante questo periodo, le rivendicazioni del concorrente non sono ancora definite, le sue argomentazioni sono esposte in atti pubblici e l'esito finale è tutt'altro che certo.
Questo non è il momento di aspettare, ma di raccogliere informazioni e preparare una risposta.
Un'azienda può modellare attivamente il processo di esame e preparare una solida difesa contro un futuro brevetto. Ciò comporta l'analisi della storia della domanda per identificare i punti deboli, la presentazione di stato dell'arte all'esaminatore per bloccare o limitare le rivendicazioni e sviluppare alternative di prodotto non contraffatte.
Ecco una ripartizione dettagliata dei 3 possibili approcci contro i brevetti in sospeso:
Monitoraggio e raccolta di informazioni
Questo è il passaggio fondamentale. Devi sapere esattamente cosa sta cercando di proteggere il concorrente e quanto successo sta ottenendo.
Tieni traccia dello stato dell'applicazione: utilizzare database pubblici come il Public PAIR (Patent Application Information Retrieval) dell'USPTO o il Registro europeo dei brevetti per monitorare l'intera "cronologia dei procedimenti" della domanda. Ciò consente di visualizzare ogni documento depositato dal richiedente e ogni "azione d'ufficio" inviata dall'esaminatore dei brevetti.
Analizza le affermazioni: Sono le rivendicazioni, non la descrizione generale, a definire l'ambito giuridico del potenziale brevetto o del brevetto in corso di registrazione. Esaminatele attentamente per comprendere i confini precisi dell'invenzione. Prestate molta attenzione a come le rivendicazioni vengono modificate durante l'esame, poiché spesso diventano più restrittive per superare i rigetti.
Analizza i rifiuti dell'esaminatore: i rifiuti dell'esaminatore sono un tabella di marcia ai punti deboli della domanda. Se l'esaminatore respinge le rivendicazioni sulla base di specifici precedenti, si sa esattamente da cosa il concorrente sta lottando per differenziare la propria invenzione.
Consiglio dell'esperto: Crea un "registro di preclusione della cronologia dei procedimenti". Invece di limitarti a leggere passivamente la cronologia del fascicolo, documenta attivamente ogni argomentazione che il richiedente presenta all'esaminatore per superare un rigetto. In particolare, registra qualsiasi affermazione che distingua la sua invenzione dallo stato dell'arte. Ad esempio, se sostiene: "La nostra invenzione ha successo perché il nostro widget è circolare, mentre il widget dello stato dell'arte è quadrato", registra proprio questa affermazione. Questo registro diventa il tuo strumento di difesa più potente in caso di concessione del brevetto.
In base alla dottrina giuridica dell'"estoppel" basato sulla storia del procedimento, un richiedente non può in seguito sostenere che le sue rivendicazioni debbano coprire argomenti esplicitamente ceduti durante l'esame. Il tuo registro fornirà un'argomentazione precostituita e convincente per contrastare qualsiasi tentativo da parte del concorrente di estendere la portata delle sue rivendicazioni per coprire il tuo prodotto in base alla dottrina degli equivalenti.
2. Azioni proattive e offensive
Mentre la domanda è in sospeso, puoi intraprendere azioni dirette o indirette per influenzarne l'esito.
Effettuare una ricerca sullo stato dell'arte: Effettua una ricerca approfondita di brevetti, pubblicazioni o prodotti esistenti prima della data di deposito della domanda del concorrente. Questa ricerca può includere anche altri brevetti pendenti. Se trovi uno stato dell'arte migliore di quello trovato dall'esaminatore, puoi sfruttarlo a tuo vantaggio.
Presentare una richiesta di terze parti: La maggior parte degli uffici brevetti dispone di una procedura formale che consente a terzi di presentare all'esaminatore informazioni sullo stato dell'arte. Negli Stati Uniti, ciò deve avvenire entro 6 mesi dalla pubblicazione o dalla prima azione d'ufficio nel merito. Si tratta di un potente strumento, anonimo (o non anonimo), per fornire all'esaminatore gli strumenti per respingere le rivendicazioni, impedendo potenzialmente la concessione del brevetto o costringendo a una significativa limitazione delle rivendicazioni.
Progettazione di prodotti per gestire strategicamente le rivendicazioni di brevetto al fine di ridurre al minimo il rischio di violazione. Progettare attorno alle affermazioni: Questa è la risposta ingegneristica più comune. Con una chiara comprensione delle rivendicazioni, è possibile progettare il prodotto in modo da evitare specificamente di violarle. Ad esempio, se una rivendicazione richiede i passaggi A+B+C, un prodotto che esegue solo A+C potrebbe non violarle. Poiché le rivendicazioni sono ancora in fase di elaborazione, ciò richiede un monitoraggio continuo, ma è un modo diretto per mitigare i rischi futuri.
Sviluppa e deposita i tuoi brevetti: Crea la tua proprietà intellettuale sulla tecnologia del concorrente. Puoi depositare brevetti su miglioramenti o soluzioni alternative. Questo crea una solida posizione difensiva e può essere utilizzato come leva per future negoziazioni di cross-licensing, qualora il brevetto venga infine concesso.
Consiglio dell'esperto: Presentare lo stato dell'arte all'ufficio brevetti non solo come un elenco di riferimenti, ma corredandolo di una tabella delle rivendicazioni meticolosamente preparata. Una tabella delle rivendicazioni è una tabella che suddivide le rivendicazioni pubblicate dal concorrente, elemento per elemento, in un'unica colonna. Nella colonna adiacente, si forniscono citazioni precise, citazioni e figure tratte dai riferimenti allo stato dell'arte che mostrano dove è divulgato ciascuno di quegli elementi. Questo "imbocca" l'argomento di rigetto all'esaminatore, semplificandogli notevolmente il lavoro.
È molto più probabile che un esaminatore utilizzi un'opera d'arte presentata in un formato così chiaro, convincente e strutturato piuttosto che dover esaminare un lungo elenco di brevetti presentati. Questo aumenta drasticamente la probabilità che le rivendicazioni del concorrente vengano respinte o significativamente ridotte.
Consiglio dell'esperto: In una guerra brevettuale, un'azienda ben finanziata può sfruttare strategicamente la natura prolungata dei procedimenti legali per difendersi dal brevetto di un concorrente, adottando una strategia di "causa giudiziaria senza fine". Ciò comporta l'avvio di diverse azioni legali, come contestazioni di validità contro il brevetto di blocco (ad esempio, tramite revisione inter partes presso l'ufficio brevetti o domande riconvenzionali in un contenzioso), oppure la presentazione di molteplici e complesse azioni legali per violazione che richiedono un'ampia fase di discovery e la testimonianza di esperti. L'obiettivo è quello di creare ritardi significativi, aumentare i costi legali del concorrente e vincolarne le risorse, riducendo così il valore commerciale del suo brevetto di blocco.
This strategy can buy the defending company crucial time to develop workarounds, negotiate a more favorable settlement, or even wait for the blocking patent to expire, ultimately neutralizing its threat through...
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Letture correlate
- Ricerche sullo stato dell'arte: tecniche per identificare brevetti e pubblicazioni esistenti per rafforzare le argomentazioni contro un brevetto in sospeso.
- Analisi della libertà di operare (FTO): valutare il rischio di violazione di brevetti esistenti o in attesa di brevetto al momento del lancio di un nuovo prodotto.
- Ingegneria inversa: analizzare un prodotto per comprenderne il design e la funzionalità, il che può fornire informazioni utili per le contestazioni sui brevetti.
- Strategia di proprietà intellettuale: sviluppare una strategia completa per proteggere le proprie innovazioni contestando al contempo i brevetti altrui.
- Quadri giuridici e diritto dei brevetti: familiarità con le leggi sui brevetti e i precedenti legali che potrebbero avere un impatto sull'esito di una controversia sui brevetti e su una controversia sui brevetti in corso.
- Modelli di innovazione aperta: esplorare l'innovazione aperta come un modo per sfruttare idee e tecnologie esterne evitando conflitti sui brevetti.
- Trasferimento tecnologico e licenze: comprendere i processi di negoziazione delle licenze o di trasferimento della tecnologia per evitare la violazione dei brevetti.
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