如何最好地应对未决专利

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竞争对手的待定专利人们通常将专利申请视为遥远的威胁，认为只有在专利获批后才需要考虑的法律问题。这种被动的态度是一个重大错误。专利申请在专利局审查期间，是采取行动、对抗待审专利的绝佳时机。在此期间，竞争对手的权利要求尚未定型，他们的论点会在公开记录中披露，最终结果也远未可知。

现在不是等待的时候，而是收集情报和准备应对的时候。

公司可以积极引导审查流程，并针对未来专利进行强有力的辩护。这包括分析申请的审查历史以找出弱点，提交现有技术向审查员发出阻止或缩小权利要求范围的请求，并开发非侵权产品替代品。

以下是针对未决专利的三种可能方法的详细分类：

监控和情报收集

这是最根本的一步。你需要确切地了解竞争对手想要保护什么，以及他们目前取得了多大的成功。

追踪申请状态： 使用公共数据库，例如美国专利商标局的公共PAIR（专利申请信息检索）或欧洲专利注册簿，来监控申请的整个“审查历史”。这样您就可以查看申请人提交的每一份文件以及专利审查员发送的每一份“审查意见书”。

分析索赔： 权利要求书（而非一般性描述）界定了潜在专利或正在申请专利的法律范围。仔细审查权利要求书，以了解发明的精确界限。密切关注权利要求书在审查过程中的修改情况，因为它们通常会被缩小以应对驳回。
分析考官的拒绝理由： 审查员的拒绝是路线图针对申请的弱点。如果审查员基于特定的现有技术驳回权利要求，您就能清楚地知道竞争对手正在努力将其发明与哪些方面区分开来。

专家提示： 创建“审查历史禁反言记录”。与其只是被动地阅读文件历史记录，不如积极记录申请人为克服驳回而向审查员提出的每一个论点。具体来说，记录任何能够区分其发明与现有技术的陈述。例如，如果他们辩称：“我们的发明之所以成功，是因为我们的小部件是圆形的，而现有技术的小部件是方形的”，请记录下这条精确的陈述。如果专利最终获得授权，这份记录将成为您最有力的防御工具。

根据审查历史禁反言的法律原则，申请人事后不得辩称其权利要求应涵盖其在审查期间明确放弃的主题。您的日志将提供预先构建的强有力论据，以击败竞争对手任何试图根据等同原则将其权利要求范围扩大到涵盖您产品的企图。

2. 主动出击

在申请待审期间，您可以采取直接或间接的行动来影响结果。

进行现有技术检索： 自行进行详尽检索，查找竞争对手申请日之前存在的专利、出版物或产品。这也可以包含其他正在申请的专利。如果您发现比审查员发现的更好的现有技术，就可以利用它为自己谋利。
提交第三方意见： 大多数专利局都有正式的流程，允许第三方向审查员提交现有技术。在美国，必须在以下两者中较晚的日期前完成：6个月后发布或者，也可以是针对专利实质内容的首次审查意见。这是一种强有力的、匿名（或非匿名）的方式，可以为审查员提供驳回权利要求的“弹药”，从而有可能阻止专利获得授权，或者迫使其权利要求大幅缩小范围。
设计产品以战略性地应对专利权利要求，从而最大限度地降低侵权风险。

围绕设计这些说法： 这是最常见的工程应对措施。清晰理解权利要求后，您可以设计产品，以专门避免侵权。例如，如果权利要求要求执行步骤 A+B+C，则仅执行步骤 A+C 的产品可能不会侵权。由于权利要求仍在不断变化，这需要持续监控，但这是降低未来风险的直接方法。
开发并申请您自己的专利： 创建你自己的知识产权围绕竞争对手的技术，您可以就改进方案或替代方案申请专利。这能建立强大的防御优势，并且如果竞争对手的专利最终获得批准，还可以作为未来交叉许可谈判的筹码。

专家提示： 向专利局提交现有技术资料时，不应仅仅列出参考文献，而应附上精心准备的权利要求表。权利要求表是一个表格，它将竞争对手已公开的权利要求逐项列出，列于一栏。在相邻的栏目中，您需要提供来自现有技术参考文献的精确引文、引用和图示，以表明每个要素的具体公开位置。这相当于“一手包办”了驳回理由，使审查员更容易理解并驳回申请。工作非常简单。

相比于费力地浏览一长串已提交的专利，审查员更有可能采用这种清晰、引人注目且结构化的格式呈现的技术。这大大增加了竞争对手的权利要求被驳回或被大幅缩小的可能性。

专家提示： 在专利战中，资金雄厚的公司可以利用诉讼程序的漫长特性，采取“永无止境的诉讼”策略，来对抗竞争对手的阻断性专利。这包括发起各种法律挑战，例如对阻断性专利的有效性提出质疑（例如，通过……）。双方复审可以通过在专利局提出异议（或在诉讼中提出反诉），或者提起多起复杂的侵权诉讼，这些诉讼需要大量的调查取证和专家证词。其目的是造成严重的延误，增加竞争对手的法律成本，并牵制其资源，从而降低其阻断性专利的商业价值。

这一策略可以为被告公司赢得关键的时间来制定解决方法、协商更有利的解决方案，甚至等待阻碍专利到期，最终通过消耗和战略拖延来消除其威胁。

3.防御和战略准备

您还应该为专利被授予的可能性做好准备。

获得自由运营许可（FTO）观点： 如果您的产品似乎与未决索赔有重叠，从事聘请专利律师提供正式的FTO意见。该分析评估了如果专利被授予，您的产品可能侵权的风险。一份合理的非侵权意见可以作为对故意侵权指控的关键辩护，而故意侵权指控可能导致诉讼中三倍赔偿。
确定无效的理由： 利用现有技术检索，证明即使专利被授权，该专利也可能无效。请牢记这些信息。如果竞争对手的专利被授权并起诉您，您可以准备提起反诉，在法庭上或通过专利局的授权后复审程序使专利无效。
将市场进入评估为一种可计算的风险： 您可以选择在专利尚未到期时推出产品。这是一个商业决策。风险在于，如果专利授权，且权利要求涵盖了您的产品，您可能自申请公布之日起就需要承担损害赔偿责任。回报是获得市场份额和先发优势。

专家提示：不仅要围绕竞争对手的未决专利权进行设计，还要为您的设计解决方案申请专利。 当您的工程团队开发出一种商业上可行的替代方案，并避免使用竞争对手权利要求的字面措辞时，请立即针对该替代方案提交您自己的专利申请。此举将纯粹的防御策略转化为强大的进攻资产。它创造了一项“阻断性专利”，可以阻止竞争对手转向您更优秀的非侵权设计。

如果他们的专利最终获得授权并且他们起诉你，你现在就拥有了宝贵的反诉资产，为达成有利的和解或交叉许可协议创造了重要的筹码，有效地将他们的威胁转化为商业谈判。

准备一些可以交易的东西： 虽然这并非进攻性策略，但无疑是积极主动的：在专利战中，您可以策略性地构建自己的专利组合，将其作为“交易”或交叉许可的筹码，从而有效防御竞争对手的阻断性专利。这需要主动识别关键专利。技术公司会利用自身研发成果进行创新，并积极申请这些成果的专利。目标是构建一个强大且多元化的专利组合，其中包括与竞争对手产品或服务相关的专利，或涵盖被阻断专利所保护技术的替代解决方案的专利。
通过拥有自己的宝贵专利，您可以主动将这些专利授权给竞争对手，以换取对阻碍专利的授权，或者将其用作谈判筹码，以协商更有利的解决方案。

专利侵权诉讼费用

专利侵权诉讼的相关费用巨大且涉及方方面面，通常高达数百万美元。这些费用并非一笔账单，而是从提起诉讼到最终解决的复杂法律程序所需的各种费用和服务的总和。总成本很大程度上取决于涉案金额、技术的复杂性以及当事人采用的法律策略。

该数据的主要来源是每两年发布一次的《经济调查报告》。 美国知识产权法协会 （AIPLA），在法律和商业分析中被广泛引用。

如果未能在早期阶段达成友好和解，对于公司和国际案件，完整的专利诉讼过程的平均成本通常在 230 万美元至 400 万美元之间。

典型成本明细

专利侵权成本可分为构成总费用的几个主要类别：

1.律师费： 这是诉讼费用中最大的组成部分。律师事务所会根据合伙人、律师助理和律师助理在案件各个方面所花费的时间计费。专利律师的时薪从200美元到1000美元不等，具体取决于经验和工作地点。他们的工作包括法律研究、起草法庭文件、准备和进行取证，以及在法庭上辩论动议。

2. 发现成本： 证据开示是双方交换信息和证据的正式程序。众所周知，这是专利诉讼中一个昂贵的阶段，费用可能高达100万美元。这包括制作和审查大量文件、电子邮件和技术规范，这一过程被称为电子证据开示。

3.专家证人费用： 由于专利案件通常涉及复杂技术，专家证人至关重要。这些专家提供专业证词，帮助法院和陪审团了解发明的技术层面以及是否存在侵权行为。他们的费用可能相当高昂，每小时从200美元到1000美元不等，以评估他们分析案件、准备报告和作证所花费的时间。一个案件可能需要多位专家来处理不同的技术和财务问题。

4. 法院及行政费用： 这些包括向法院提交申诉和其他文件的初始费用

4.其他诉讼支持费用： 此类别包括差旅费、文件管理费、制作法庭证物费以及陪审团顾问费。

损害赔偿的计算和赔偿要求

当竞争对手提起专利侵权诉讼时，其要求的赔偿金额是基于金钱赔偿的计算，旨在补偿侵权行为造成的经济损失。美国专利法（35 USC § 284）规定，专利权人有权获得“足以补偿侵权行为的赔偿，但不得低于合理的专利使用费”。计算这些赔偿金的两种主要方法是利润损失和合理的专利使用费。

利润损失： 这是首选标准，但更难证明。为了主张利润损失，专利持有人必须证明，如果没有侵权行为，他们本可以实现侵权人的销售额。最常见的测试是“这泛达测试”，要求专利权人证明以下四个因素：
- 对专利产品的需求。
- 缺乏可接受的非侵权替代品。
- 他们自己的制造业和营销具备满足市场需求的能力。
- 他们本应获得的利润数额。
  如果专利所有者能够证明这些因素，他们就可以收回侵权者每次销售所损失的利润。
合理的版税： 如果无法证明利润损失，专利权人有权获得至少一笔“合理的使用费”。这是在侵权开始前假设的谈判中，自愿被许可人向自愿许可人支付的款项。这是最常见的专利损害赔偿形式。法院通过考虑一组 15 个既定因素（称为 Georgia-Pacific 因素）来确定使用费率。这些因素包括同类专利的专利费率、发明的性质、侵权人的利润以及双方的商业关系。最终的损害赔偿金额通过将该专利费率乘以侵权人从侵权产品中获得的总收入（“使用费基数”）来计算。