A competitor’s pending brevetto application is often viewed as a distant threat, a legal issue to be addressed only if a patent is granted. This passive stance is a significant mistake. The period when an application is under examination by a patent office is a unique window for action and fighting a pending patent. During this time, the competitor’s claims are not yet fixed, their arguments are exposed in public records, and the final outcome is far from certain.
Questo non è il momento di aspettare, ma di raccogliere informazioni e preparare una risposta.
Un'azienda può modellare attivamente il processo di esame e preparare una solida difesa contro un futuro brevetto. Ciò comporta l'analisi della storia della domanda per identificare i punti deboli, la presentazione di stato dell'arte all'esaminatore per bloccare o limitare le rivendicazioni e sviluppare alternative di prodotto non contraffatte.
Ecco una ripartizione dettagliata dei 3 possibili approcci contro i brevetti in sospeso:
Monitoraggio e raccolta di informazioni
Questo è il passaggio fondamentale. Devi sapere esattamente cosa sta cercando di proteggere il concorrente e quanto successo sta ottenendo.
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Tieni traccia dello stato dell'applicazione: utilizzare database pubblici come il Public PAIR (Patent Application Information Retrieval) dell'USPTO o il Registro europeo dei brevetti per monitorare l'intera "cronologia dei procedimenti" della domanda. Ciò consente di visualizzare ogni documento depositato dal richiedente e ogni "azione d'ufficio" inviata dall'esaminatore dei brevetti.
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Analizza le affermazioni: Sono le rivendicazioni, non la descrizione generale, a definire l'ambito giuridico del potenziale brevetto o del brevetto in corso di registrazione. Esaminatele attentamente per comprendere i confini precisi dell'invenzione. Prestate molta attenzione a come le rivendicazioni vengono modificate durante l'esame, poiché spesso diventano più restrittive per superare i rigetti.
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Analizza i rifiuti dell'esaminatore: i rifiuti dell'esaminatore sono un tabella di marcia ai punti deboli della domanda. Se l'esaminatore respinge le rivendicazioni sulla base di specifici precedenti, si sa esattamente da cosa il concorrente sta lottando per differenziare la propria invenzione.
Consiglio dell'esperto: Crea un "registro di preclusione della cronologia dei procedimenti". Invece di limitarti a leggere passivamente la cronologia del fascicolo, documenta attivamente ogni argomentazione che il richiedente presenta all'esaminatore per superare un rigetto. In particolare, registra qualsiasi affermazione che distingua la sua invenzione dallo stato dell'arte. Ad esempio, se sostiene: "La nostra invenzione ha successo perché il nostro widget è circolare, mentre il widget dello stato dell'arte è quadrato", registra proprio questa affermazione. Questo registro diventa il tuo strumento di difesa più potente in caso di concessione del brevetto.
In base alla dottrina giuridica dell'"estoppel" basato sulla storia del procedimento, un richiedente non può in seguito sostenere che le sue rivendicazioni debbano coprire argomenti esplicitamente ceduti durante l'esame. Il tuo registro fornirà un'argomentazione precostituita e convincente per contrastare qualsiasi tentativo da parte del concorrente di estendere la portata delle sue rivendicazioni per coprire il tuo prodotto in base alla dottrina degli equivalenti.
2. Azioni proattive e offensive
Mentre la domanda è in sospeso, puoi intraprendere azioni dirette o indirette per influenzarne l'esito.
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Effettuare una ricerca sullo stato dell'arte: Effettua una ricerca approfondita di brevetti, pubblicazioni o prodotti esistenti prima della data di deposito della domanda del concorrente. Questa ricerca può includere anche altri brevetti pendenti. Se trovi uno stato dell'arte migliore di quello trovato dall'esaminatore, puoi sfruttarlo a tuo vantaggio.
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Presentare una richiesta di terze parti: most patent offices have a formal process allowing third parties to submit prior art to the examiner. In the U.S., this must be done before the later of 6 months after pubblicazione or the first Office Action on the merits. This is a powerful, anonymous (or non-anonymous) way to provide the examiner with ammunition to reject the claims, potentially preventing the patent from ever being granted or forcing its claims to be significantly narrowed.
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Progettazione di prodotti per gestire strategicamente le rivendicazioni di brevetto al fine di ridurre al minimo il rischio di violazione. Design around the claims: Questa è la risposta ingegneristica più comune. Con una chiara comprensione delle rivendicazioni, è possibile progettare il prodotto in modo da evitare specificamente di violarle. Ad esempio, se una rivendicazione richiede i passaggi A+B+C, un prodotto che esegue solo A+C potrebbe non violarle. Poiché le rivendicazioni sono ancora in fase di elaborazione, ciò richiede un monitoraggio continuo, ma è un modo diretto per mitigare i rischi futuri.
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Sviluppa e deposita i tuoi brevetti: create your own proprietà intellettuale around the competitor’s technology. You can file patents on improvements or alternative solutions. This creates a strong defensive position and can be used as leverage for future cross-licensing negotiations if their patent is eventually granted.
Consiglio dell'esperto: submit prior art to the patent office not just as a list of references, but accompanied by a meticulously prepared claim chart. A claim chart is a table that breaks down the competitor’s published claims, element by element, in one column. In the adjacent column, you provide pinpoint citations, quotes, and figures from the prior art references that show where each and every one of those elements is disclosed. This “spoon-feeds” the rejection argument to the examiner, making their lavoro incredibly easy.
È molto più probabile che un esaminatore utilizzi un'opera d'arte presentata in un formato così chiaro, convincente e strutturato piuttosto che dover esaminare un lungo elenco di brevetti presentati. Questo aumenta drasticamente la probabilità che le rivendicazioni del concorrente vengano respinte o significativamente ridotte.
Consiglio dell'esperto: in a patent war, a well-funded company can strategically leverage the protracted nature of legal proceedings to defend against a competitor’s blocking patent by engaging in a “never-ending court case” strategy. This involves initiating various legal challenges, such as validity challenges against the blocking patent (e.g., through inter partes review at the patent office or counterclaims in litigation), or by filing multiple, complex infringement lawsuits that require extensive discovery and expert testimony. The objective is to create significant delays, increase the competitor’s legal costs, and tie up their resources, thereby diminishing the commercial value of their blocking patent.
Questa strategia può far guadagnare all'azienda che si difende il tempo necessario per elaborare soluzioni alternative, negoziare un accordo più favorevole o addirittura attendere la scadenza del brevetto bloccante, neutralizzando in definitiva la minaccia attraverso l'attrito e la procrastinazione strategica.
3. Preparazione difensiva e strategica
Dovresti anche prepararti alla possibilità che il brevetto venga concesso.
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Obtain a Freedom-to-Operate (FTO) opinion: se il tuo prodotto sembra sovrapporsi alle rivendicazioni in sospeso, ingaggiare un consulente brevettuale per fornire un parere formale (FTO). Questa analisi valuta il rischio che il vostro prodotto violi il brevetto in caso di concessione. Un parere motivato di non violazione può rappresentare una difesa fondamentale contro le accuse di violazione intenzionale, che possono comportare un risarcimento danni triplo in caso di causa.
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Identificare i motivi di invalidità: Utilizza la tua ricerca sullo stato dell'arte per costruire un caso che spieghi perché il brevetto in corso sarebbe invalido anche se fosse concesso. Tieni queste informazioni a portata di mano. Se il brevetto del concorrente viene concesso e ti fa causa, sarai pronto a presentare una domanda riconvenzionale per far invalidare il brevetto in tribunale o tramite una procedura di revisione post-concessione presso l'ufficio brevetti.
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Valutare l'ingresso nel mercato come un rischio calcolato: Puoi scegliere di lanciare il tuo prodotto mentre il brevetto è ancora in corso di registrazione. Si tratta di una decisione aziendale. Il rischio è che, se il brevetto viene concesso con rivendicazioni che coprono il tuo prodotto, potresti essere ritenuto responsabile per danni a partire dalla data di pubblicazione della domanda. Il vantaggio è l'acquisizione di quote di mercato e il vantaggio del primo arrivato.
Consiglio dell'esperto: non limitarti a progettare attorno alle rivendicazioni di brevetto pendenti del concorrente, ma brevetta anche la tua soluzione di progettazione attorno a esse. Mentre il tuo team di ingegneri sviluppa un'alternativa commercialmente valida che eviti il linguaggio letterale delle rivendicazioni del concorrente, deposita immediatamente la tua domanda di brevetto per quella specifica alternativa. Questa mossa trasforma una tattica puramente difensiva in una potente risorsa offensiva. Crea un "brevetto bloccante" che può impedire al concorrente di passare al tuo design superiore e non violante.
Se alla fine il loro brevetto viene concesso e ti fanno causa, ora possiedi una preziosa contro-affermazione, creando una leva significativa per un accordo favorevole o un accordo di licenza incrociata, trasformando di fatto la loro minaccia in una negoziazione commerciale.
- Prepara qualcosa per lo scambio: while not offensive, this is for sure proactive: in a patent war, you can strategically prepare a portfolio of your own patents to use as leverage for “trading” or cross-licensing, effectively defending against the competitor’s blocking patent. This involves proactively identifying key tecnologie and innovations within the company’s own research and development, and then aggressively filing patents on these advancements. The goal is to build a robust and diverse patent portfolio that includes patents relevant to the competitor’s products or services, or patents that cover alternative solutions to the technology protected by the blocking patent.
Possedendo brevetti di valore, puoi offrire la licenza di questi brevetti al concorrente in cambio di una licenza per il brevetto bloccante, oppure usarli come merce di scambio per negoziare un accordo più favorevole.
Costi delle controversie per violazione di brevetto
I costi associati alle controversie per violazione di brevetto sono ingenti e complessi, arrivando in genere a milioni di dollari. Queste spese non rappresentano un'unica fattura, ma un insieme di diverse parcelle e servizi necessari per gestire il complesso iter legale, dall'avvio della causa alla sua risoluzione finale. Il costo totale è fortemente influenzato dall'importo in gioco, dalla complessità della tecnologia e dalle strategie legali adottate dalle parti.
Una fonte primaria per questi dati è il “Rapporto dell’indagine economica” semestrale dell’ Associazione americana per il diritto della proprietà intellettuale (AIPLA), ampiamente citato nelle analisi legali e aziendali.
Se non si raggiunge un accordo amichevole in una fase iniziale, nei casi aziendali e internazionali, i costi medi di un intero procedimento di contenzioso brevettuale si aggirano in genere tra 2,3 e 4 milioni di dollari.
Ripartizione dei costi tipici
I costi di violazione dei brevetti possono essere suddivisi in diverse categorie chiave che contribuiscono alla spesa totale:
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1. Spese legali: Questa è la componente più consistente dei costi di contenzioso. Gli studi legali fatturano il tempo dedicato da soci, associati e paralegali a ogni aspetto del caso. Le tariffe orarie per i consulenti in brevetti possono variare da 200 a oltre 1.000 dollari, a seconda dell'esperienza e della sede. Il lavoro include la ricerca legale, la redazione di atti giudiziari, la preparazione e la conduzione di deposizioni e la discussione di istanze in tribunale. |
2. Costi di scoperta: La fase di discovery è il processo formale di scambio di informazioni e prove tra le parti. È notoriamente costosa in un contenzioso brevettuale, con costi che possono raggiungere fino a 1 milione di dollari. Include la produzione e la revisione di enormi quantità di documenti, e-mail e specifiche tecniche, un processo noto come e-discovery. |
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3. Onorari dei periti: Poiché i casi di brevetto spesso coinvolgono tecnologie complesse, i testimoni esperti sono essenziali. Questi esperti forniscono testimonianze specializzate per aiutare il tribunale e la giuria a comprendere gli aspetti tecnici dell'invenzione e a stabilire se si è verificata una violazione. I loro compensi possono essere consistenti, variando da 200 a oltre 1.000 dollari all'ora per il tempo impiegato nell'analisi del caso, nella preparazione delle relazioni e nella testimonianza. Un singolo caso può richiedere l'intervento di più esperti che si occupino di diverse questioni tecniche e finanziarie. |
4. Spese processuali e amministrative: questi includono le spese iniziali per la presentazione di un reclamo e altri documenti presso il tribunale
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4. Altri costi di supporto al contenzioso: Questa categoria comprende le spese di viaggio, la gestione dei documenti, la creazione di prove processuali e gli onorari dei consulenti della giuria. |
Calcolo dei danni e delle richieste di risarcimento
Quando un concorrente intenta un'azione per violazione di brevetto, il risarcimento richiesto si basa su un calcolo di danni pecuniari, volto a compensare il danno finanziario causato dalla violazione. La legge statunitense sui brevetti (35 USC § 284) stabilisce che il titolare di un brevetto ha diritto a "un risarcimento adeguato a compensare la violazione, ma in nessun caso inferiore a una royalty ragionevole". I due metodi principali per calcolare tali danni sono il lucro cessante e una royalty ragionevole.
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Profitti persi: Questo è lo standard preferito, ma più difficile da dimostrare. Per rivendicare il mancato guadagno, il titolare del brevetto deve dimostrare che avrebbe realizzato le vendite realizzate dal contraffattore "se non fosse stato per" la violazione. Il test più comune per questo, noto come "IL Panduit test", richiede al titolare del brevetto di provare i seguenti quattro fattori:
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Domanda del prodotto brevettato.
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Assenza di sostituti accettabili che non violino i diritti di proprietà intellettuale.
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Their own produzione E marketing capability to exploit the demand.
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L'ammontare del profitto che avrebbero realizzato.
Se il titolare del brevetto riesce a provare questi fattori, può recuperare i profitti persi su ogni vendita effettuata dal contraffattore.
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Royalty ragionevole: Se non è possibile dimostrare il mancato guadagno, il titolare del brevetto ha diritto almeno a una "royalty ragionevole". Si tratta di un pagamento che sarebbe stato effettuato da un licenziatario consenziente a un licenziante consenziente in una ipotetica negoziazione avvenuta poco prima dell'inizio della violazione. Questa è la forma più comune di risarcimento danni da brevetto. I tribunali determinano l'aliquota delle royalty considerando una serie di 15 fattori stabiliti, noti come fattori Georgia-Pacific. Questi fattori includono le royalty pagate per brevetti comparabili, la natura dell'invenzione, i profitti realizzati dal contraffattore e il rapporto commerciale tra le parti. Il risarcimento danni finale viene quindi calcolato moltiplicando questa aliquota delle royalty per il fatturato totale del contraffattore derivante dal prodotto contraffattore (la "base delle royalty").
Eventuale “bonus”: Oltre a questi danni compensativi, un tribunale può anche concedere un risarcimento danni maggiore (fino a tre volte il danno effettivo) in casi di violazione intenzionale o grave e può anche ordinare alla parte perdente di pagare le spese legali del vincitore in casi "eccezionali".
Costi indiretti e aziendali
Oltre alle spese legali dirette, ci sono costi indiretti significativi che possono essere altrettanto dannosi, come la distrazione del tempo e dell'attenzione dei dipendenti, l'interruzione dell'attività, l'impatto sul valore di mercato, tutti aspetti che esulano dall'ambito di questa questione.
Conclusione
È tempo di una dedica avvocato specializzato in brevetti o avvocato e proattività nei progetti.
Se non l'avete ancora fatto, leggete anche alcuni dei nostri articoli sui brevetti:
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