Um concorrente pendente patente O pedido de patente é frequentemente visto como uma ameaça distante, uma questão legal a ser abordada somente se a patente for concedida. Essa postura passiva é um erro significativo. O período em que um pedido de patente está sob análise por um escritório de patentes é uma oportunidade única para agir e contestar uma patente pendente. Durante esse período, as reivindicações do concorrente ainda não estão definidas, seus argumentos são expostos em registros públicos e o resultado final está longe de ser certo.
Este não é o momento de esperar, mas sim de reunir informações e preparar uma resposta.
Uma empresa pode influenciar ativamente o processo de exame e preparar uma defesa robusta contra uma futura patente. Isso envolve analisar minuciosamente o histórico de tramitação do pedido para identificar pontos fracos, apresentar contestações e obter informações relevantes. estado da técnica ao examinador para bloquear ou restringir as reivindicações e desenvolver alternativas de produtos que não infrinjam a patente.
Segue abaixo uma análise detalhada das 3 possíveis abordagens contra patentes pendentes:
Monitoramento e Coleta de Inteligência
Este é o passo mais fundamental. Você precisa saber exatamente o que o concorrente está tentando proteger e o quão bem-sucedido ele está sendo.
Acompanhe o status da sua candidatura: Utilize bancos de dados públicos como o Public PAIR (Patent Application Information Retrieval) do USPTO ou o Registro Europeu de Patentes para monitorar todo o "histórico de tramitação" do pedido. Isso permite visualizar todos os documentos apresentados pelo requerente e todas as "Notificações do Escritório" enviadas pelo examinador de patentes.
Analise as alegações: São as reivindicações, e não a descrição geral, que definem o escopo legal da patente potencial ou pendente. Examine-as minuciosamente para compreender os limites precisos da invenção. Preste muita atenção em como as reivindicações são alteradas durante o exame, pois muitas vezes se tornam mais restritas para superar objeções.
Analise as rejeições do examinador: as rejeições do examinador são uma roteiro às fragilidades do pedido. Se o examinador está rejeitando as reivindicações com base em estado da técnica específico, você sabe exatamente do que o concorrente está tendo dificuldades para diferenciar sua invenção.
Expert tip: Crie um "registro de preclusão do histórico de tramitação". Em vez de apenas ler passivamente o histórico do processo, documente ativamente cada argumento que o requerente apresentar ao examinador para superar uma rejeição. Especificamente, registre qualquer declaração que distinga sua invenção do estado da técnica. Por exemplo, se argumentarem: "Nossa invenção é bem-sucedida porque nosso dispositivo é circular, enquanto o dispositivo do estado da técnica é quadrado", registre essa declaração precisa. Esse registro se tornará sua ferramenta de defesa mais poderosa caso a patente seja concedida.
De acordo com a doutrina jurídica do estoppel por histórico de tramitação, um requerente não pode argumentar posteriormente que suas reivindicações devem abranger matéria que ele explicitamente renunciou durante o exame. Seu registro fornecerá um argumento sólido e pré-construído para refutar qualquer tentativa do concorrente de ampliar o escopo de suas reivindicações para abranger seu produto com base na doutrina dos equivalentes.
2. Ações proativas e ofensivas
Enquanto o pedido estiver pendente, você pode tomar medidas diretas ou indiretas para influenciar o resultado.
Realizar uma busca de anterioridades: Realize sua própria busca exaustiva por patentes, publicações ou produtos que existiam antes da data de depósito do concorrente. Isso pode incluir também outras patentes pendentes. Se você encontrar anterioridades mais relevantes do que as encontradas pelo examinador, poderá usá-las a seu favor.
Submeta uma proposta de terceiros: A maioria dos escritórios de patentes possui um processo formal que permite a terceiros submeterem o estado da técnica ao examinador. Nos EUA, isso deve ser feito em até 6 meses após a decretação da patente, o que ocorrer por último. publicação ou a primeira Notificação Oficial sobre o mérito. Esta é uma forma poderosa e anônima (ou não anônima) de fornecer ao examinador argumentos para rejeitar as reivindicações, potencialmente impedindo a concessão da patente ou forçando um estreitamento significativo das reivindicações.
Desenvolver produtos para contornar estrategicamente as reivindicações de patentes a fim de minimizar o risco de infração. Projete em torno de As alegações: Essa é a resposta mais comum em engenharia. Com uma compreensão clara das reivindicações, você pode projetar seu produto especificamente para evitar infringi-las. Por exemplo, se uma reivindicação exige as etapas A+B+C, um produto que execute apenas A+C pode não infringir a patente. Como as reivindicações ainda estão em constante mudança, isso requer monitoramento contínuo, mas é uma maneira direta de mitigar riscos futuros.
Desenvolva e registre suas próprias patentes: Crie o seu próprio intellectual property em torno da tecnologia do concorrente. Você pode registrar patentes para melhorias ou soluções alternativas. Isso cria uma forte posição defensiva e pode ser usado como alavanca para futuras negociações de licenciamento cruzado, caso a patente seja concedida.
Expert tip: Apresente ao escritório de patentes não apenas uma lista de referências do estado da técnica, mas também uma tabela de reivindicações meticulosamente elaborada. Essa tabela detalha as reivindicações publicadas do concorrente, elemento por elemento, em uma coluna. Na coluna adjacente, você fornece citações, trechos e figuras das referências do estado da técnica que mostram onde cada um desses elementos é divulgado. Isso facilita a argumentação de rejeição para o examinador, tornando-o mais receptivo à análise. trabalho Incrivelmente fácil.
É muito mais provável que um examinador utilize uma arte apresentada de forma tão clara, convincente e estruturada do que analise uma longa lista de patentes submetidas. Isso aumenta drasticamente a probabilidade de que as reivindicações do concorrente sejam rejeitadas ou significativamente restringidas.
Expert tip: Em uma guerra de patentes, uma empresa bem financiada pode estrategicamente aproveitar a natureza prolongada dos processos judiciais para se defender de uma patente bloqueadora da concorrência, adotando uma estratégia de "processo judicial interminável". Isso envolve a apresentação de vários desafios legais, como contestações de validade contra a patente bloqueadora (por exemplo, por meio de...). revisão inter partes no escritório de patentes ou por meio de reconvenções em litígios), ou apresentando múltiplas e complexas ações judiciais por infração que exigem ampla produção de provas e depoimentos de especialistas. O objetivo é criar atrasos significativos, aumentar os custos legais do concorrente e imobilizar seus recursos, diminuindo assim o valor comercial de sua patente de bloqueio.
Essa estratégia pode dar à empresa defensora um tempo crucial para desenvolver soluções alternativas, negociar um acordo mais favorável ou até mesmo esperar que a patente bloqueadora expire, neutralizando, em última análise, sua ameaça por meio de desgaste e procrastinação estratégica.
3. Preparação Defensiva e Estratégica
Você também deve se preparar para a possibilidade de a patente ser concedida.
Obtenha uma Autorização de Operação (Freedom-to-Operate)FTO) opinião: Se o seu produto parecer estar em sobreposição com as reivindicações pendentes, envolver Um advogado especializado em patentes pode fornecer um parecer formal sobre a liberdade de operação (FTO). Essa análise avalia o risco de seu produto infringir a patente caso ela seja concedida. Um parecer bem fundamentado de não infração pode ser uma defesa crucial contra acusações de infração dolosa, que podem resultar em indenizações triplicadas em um processo judicial.
Identificar os motivos da invalidade: Use sua pesquisa de anterioridades para construir uma argumentação que demonstre por que a patente pendente seria inválida mesmo se fosse concedida. Guarde essas informações. Se a patente do concorrente for concedida e ele entrar com uma ação judicial contra você, estará preparado para apresentar uma reconvenção para invalidar a patente judicialmente ou por meio de um processo de revisão pós-concessão no escritório de patentes.
Avalie a entrada no mercado como um risco calculado: Você pode optar por lançar seu produto enquanto a patente ainda está pendente. Essa é uma decisão comercial. O risco é que, se a patente for concedida com reivindicações que cubram seu produto, você poderá ser responsabilizado por danos a partir da data de publicação do pedido. A recompensa é o ganho de participação de mercado e a vantagem de ser o primeiro a entrar no mercado.
Dica de especialista: não se limite a contornar as reivindicações de patentes pendentes do concorrente, mas também patenteie sua solução de design. Assim que sua equipe de engenharia desenvolver uma alternativa comercialmente viável que evite a linguagem literal das reivindicações do concorrente, registre imediatamente seu próprio pedido de patente para essa alternativa específica. Essa ação transforma uma tática puramente defensiva em um poderoso recurso ofensivo. Ela cria uma "patente de bloqueio" que pode impedir o concorrente de adotar seu projeto superior e não infringente.
Se a patente deles for concedida e eles entrarem com um processo contra você, você terá um valioso contra-argumento, o que lhe dará uma vantagem significativa para um acordo favorável ou um contrato de licenciamento cruzado, transformando efetivamente a ameaça deles em uma negociação comercial.
- Prepare algo para trocar: Embora não seja ofensivo, isso certamente é proativo: em uma guerra de patentes, você pode preparar estrategicamente um portfólio de suas próprias patentes para usar como alavanca para "negociações" ou licenciamento cruzado, defendendo-se efetivamente contra a patente bloqueadora do concorrente. Isso envolve a identificação proativa de patentes-chave. tecnologias e inovações dentro da própria pesquisa e desenvolvimento da empresa, e então registrar agressivamente patentes para esses avanços. O objetivo é construir um portfólio de patentes robusto e diversificado que inclua patentes relevantes para os produtos ou serviços do concorrente, ou patentes que cubram soluções alternativas para a tecnologia protegida pela patente bloqueadora.
Ao possuir patentes valiosas, você pode oferecer o licenciamento dessas patentes ao concorrente em troca de uma licença para a patente bloqueadora, ou usá-las como moeda de troca para negociar um acordo mais favorável.
Custos de litígios por violação de patentes
Os custos associados a litígios por violação de patentes são substanciais e multifacetados, geralmente atingindo milhões de dólares. Essas despesas não se resumem a uma única fatura, mas sim a um acúmulo de diversas taxas e serviços necessários para navegar pelo complexo processo legal, desde o ajuizamento da ação até sua resolução final. O custo total é fortemente influenciado pelo valor em disputa, pela complexidade da tecnologia e pelas estratégias jurídicas empregadas pelas partes.
Uma das principais fontes desses dados é o "Relatório da Pesquisa Econômica" semestral do... Associação Americana de Direito da Propriedade Intelectual (AIPLA), que é amplamente citada em análises jurídicas e empresariais.
Caso não se chegue a um acordo amigável numa fase anterior, nos casos empresariais e internacionais, os custos médios de um processo completo de litígio de patentes situam-se normalmente entre 2,3 milhões e 4 milhões de dólares.
Detalhamento dos custos típicos
Os custos da violação de patentes podem ser divididos em várias categorias principais que contribuem para a despesa total:
1. Honorários advocatícios: Este é o maior componente dos custos de litígio. Os escritórios de advocacia cobram pelo tempo gasto por sócios, associados e assistentes jurídicos em todos os aspectos do caso. Os honorários por hora para advogados de patentes podem variar de US$ 200 a mais de US$ 1.000, dependendo da experiência e da localização. O trabalho inclui pesquisa jurídica, elaboração de petições judiciais, preparação e condução de depoimentos e sustentação oral em juízo. | 2. Custos de descoberta: A fase de descoberta é o processo formal de troca de informações e provas entre as partes. É uma etapa notoriamente dispendiosa em litígios de patentes, com custos que podem chegar a US$ 1 milhão. Isso inclui a produção e revisão de grandes quantidades de documentos, e-mails e especificações técnicas, um processo conhecido como descoberta eletrônica (e-discovery). |
3. Honorários de peritos: Como os casos de patentes frequentemente envolvem tecnologia complexa, os peritos são essenciais. Esses especialistas fornecem depoimentos especializados para ajudar o tribunal e o júri a compreender os aspectos técnicos da invenção e se houve ou não infração. Seus honorários podem ser substanciais, variando de US$ 200 a mais de US$ 1.000 por hora, pelo tempo gasto analisando o caso, preparando relatórios e prestando depoimento. Um único caso pode exigir vários peritos, cada um cobrindo diferentes questões técnicas e financeiras. | 4. Custas judiciais e administrativas: Isso inclui as taxas iniciais para apresentar uma queixa e outros documentos ao tribunal.
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4. Outras despesas com suporte a litígios: Esta categoria inclui despesas com viagens, gestão de documentos, criação de provas para o tribunal e honorários de consultores de júri. |
Cálculo de Danos e Pedidos de Indenização
Quando um concorrente processa por violação de patente, a indenização que exige baseia-se em um cálculo de danos monetários destinado a compensá-lo pelos prejuízos financeiros causados pela violação. A lei de patentes dos EUA (35 USC § 284) estabelece que o titular da patente tem direito a "indenização adequada para compensar a violação, mas em nenhum caso inferior a royalties razoáveis". Os dois principais métodos para calcular esses danos são o lucro cessante e os royalties razoáveis.
Lucros cessantes: Este é o padrão preferido, porém mais difícil de comprovar. Para reivindicar lucros cessantes, o titular da patente deve demonstrar que teria realizado as vendas que o infrator realizou “não fosse” a infração. O teste mais comum para isso, conhecido como “perda de lucros cessantes”, é o teste de “vendas realizadas pelo infrator”.o Panduit testeA patente nº 8220 exige que o titular da patente comprove os quatro fatores a seguir:
Demanda pelo produto patenteado.
Ausência de substitutos aceitáveis que não infrinjam direitos autorais.
Os seus próprios fabricação e marketing capacidade de explorar a demanda.
O montante de lucro que teriam obtido.
Se o titular da patente puder comprovar esses fatores, poderá recuperar os lucros perdidos em cada venda realizada pelo infrator.
Royalties razoáveis: Se não for possível comprovar a perda de lucros, o titular da patente tem direito a, no mínimo, um "royalties razoável". Trata-se de um pagamento que teria sido feito por um licenciado disposto a ceder a patente a um licenciante disposto, em uma negociação hipotética que teria ocorrido imediatamente antes do início da infração. Essa é a forma mais comum de indenização por danos decorrentes de patentes. Os tribunais determinam a taxa de royalties considerando um conjunto de 15 fatores estabelecidos, conhecidos como fatores Georgia-Pacific. Esses fatores incluem as taxas de royalties pagas por patentes comparáveis, a natureza da invenção, os lucros obtidos pelo infrator e a relação comercial entre as partes. A indenização final é então calculada multiplicando-se essa taxa de royalties pela receita total do infrator proveniente do produto infrator (a "base de royalties").
Bônus eventual: Além dessas indenizações compensatórias, um tribunal também pode conceder indenizações agravadas (até três vezes os danos reais) em casos de violação dolosa ou flagrante, e também pode ordenar que a parte perdedora pague os honorários advocatícios da parte vencedora em casos "excepcionais".
Custos indiretos e empresariais
Além das despesas legais diretas, existem custos indiretos significativos que podem ser igualmente prejudiciais, como o desvio de tempo e foco dos funcionários, a interrupção dos negócios e o impacto no valor de mercado, todos os quais estão fora do escopo desta análise.
Conclusão
Chegou a hora de um dedicado advogado de patentes ou advogado e proatividade nos projetos.
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