La demande de brevet en instance d'un concurrent est souvent perçue comme une menace lointaine, un problème juridique à résoudre uniquement en cas d'octroi du brevet. Cette attitude passive est une grave erreur. La période d'examen d'une demande par un office des brevets constitue une occasion unique d'agir et de contester un brevet en instance. Durant cette période, les revendications du concurrent ne sont pas encore fixées, ses arguments sont exposés publiquement et l'issue finale est loin d'être certaine.
Ce n’est pas le moment d’attendre, mais le moment de recueillir des renseignements et de préparer une réponse.
Une entreprise peut activement influencer le processus d'examen et préparer une défense solide contre un futur brevet. Cela implique d'analyser l'historique de traitement de la demande afin d'en identifier les faiblesses, de soumettre des documents et de fournir des informations. état de la technique à l'examinateur de bloquer ou de restreindre les revendications et de développer des alternatives de produits non contrefaisants.
Voici une analyse détaillée des trois approches possibles contre les brevets en instance :
Surveillance et collecte de renseignements
C'est l'étape la plus fondamentale. Vous devez savoir exactement ce que le concurrent cherche à protéger et dans quelle mesure il y parvient.
Suivre l'état de la demande : Utilisez des bases de données publiques comme le PAIR (Patent Application Information Retrieval) de l'USPTO ou le Registre européen des brevets pour suivre l'historique complet de la demande. Cela vous permet de consulter tous les documents déposés par le demandeur et toutes les notifications envoyées par l'examinateur.
Analyser les revendications : Ce sont les revendications, et non la description générale, qui définissent la portée juridique du brevet potentiel ou en instance. Examinez-les attentivement pour comprendre les limites précises de l'invention. Soyez attentif à la manière dont les revendications sont modifiées lors de l'examen, car elles sont souvent restreintes pour éviter les rejets.
Analyser les rejets de l'examinateur : les rejets de l'examinateur sont un feuille de route aux faiblesses de la demande. Si l'examinateur rejette les revendications sur la base d'un état de la technique spécifique, vous savez précisément de quoi le concurrent peine à se démarquer.
Conseil d'expert : Créez un « registre d'estoppel relatif à l'historique des poursuites ». Au lieu de vous contenter de lire passivement l'historique du dossier, documentez activement chaque argument avancé par le demandeur auprès de l'examinateur pour surmonter un rejet. Plus précisément, consignez toute déclaration qui distingue son invention de l'état de la technique. Par exemple, s'il affirme : « Notre invention est réussie parce que notre gadget est circulaire, tandis que le gadget de l'état de la technique est carré », consignez cette déclaration précise. Ce registre deviendra votre outil de défense le plus puissant en cas d'octroi du brevet.
En vertu de la doctrine juridique de l'estoppel relatif aux antécédents judiciaires, un demandeur ne peut ultérieurement prétendre que ses revendications doivent couvrir un objet auquel il a explicitement renoncé lors de l'examen. Votre journal fournira un argumentaire préétabli et convaincant pour contrer toute tentative du concurrent d'étendre la portée de ses revendications à votre produit en vertu de la doctrine des équivalents.
2. Actions proactives et offensives
Pendant que la demande est en cours de traitement, vous pouvez prendre des mesures directes ou indirectes pour influencer le résultat.
Effectuer une recherche d'antériorité : Effectuez votre propre recherche exhaustive de brevets, publications ou produits antérieurs à la date de dépôt du concurrent. Cela peut également inclure d'autres brevets en instance. Si vous trouvez une antériorité supérieure à celle de l'examinateur, vous pouvez l'utiliser à votre avantage.
Déposer une soumission à un tiers : La plupart des offices de brevets disposent d'une procédure formelle permettant aux tiers de soumettre l'état de la technique à l'examinateur. Aux États-Unis, cette procédure doit être effectuée dans les six mois suivant la publication ou la première notification sur le fond, selon la plus tardive des deux dates. Il s'agit d'un moyen puissant, anonyme (ou non), de fournir à l'examinateur des arguments pour rejeter les revendications, ce qui peut empêcher la délivrance du brevet ou contraindre à une réduction significative de ses revendications.
Concevoir des produits pour naviguer de manière stratégique dans les revendications de brevets afin de minimiser le risque de contrefaçon. Conception autour des revendications : Il s'agit de la solution technique la plus courante. Une compréhension claire des revendications permet de concevoir votre produit de manière à éviter toute contrefaçon. Par exemple, si une revendication requiert les étapes A+B+C, un produit ne réalisant que les étapes A+C pourrait ne pas être en infraction. Les revendications étant en constante évolution, une surveillance continue est nécessaire, mais c'est un moyen direct d'atténuer les risques futurs.
Développez et déposez vos propres brevets : Créez votre propre propriété intellectuelle autour de la technologie du concurrent. Vous pouvez déposer des brevets sur des améliorations ou des solutions alternatives. Cela crée une position défensive solide et peut servir de levier pour de futures négociations de licences croisées si le brevet est finalement accordé.
Conseil d'expert : Soumettez l'état de la technique à l'office des brevets non seulement sous forme de liste de références, mais également accompagnée d'un tableau de revendications soigneusement préparé. Un tableau de revendications est un tableau qui décompose les revendications publiées du concurrent, élément par élément, dans une colonne. Dans la colonne adjacente, vous fournissez des citations et des figures précises tirées des références de l'état de la technique, indiquant où chaque élément est divulgué. Cela permet de transmettre l'argument de rejet à l'examinateur, ce qui simplifie considérablement son travail.
Un examinateur est bien plus susceptible d'utiliser des œuvres présentées dans un format clair, convaincant et structuré que de parcourir une longue liste de brevets soumis. Cela augmente considérablement la probabilité que les revendications du concurrent soient rejetées ou considérablement restreintes.
Conseil d'expert : Dans une guerre des brevets, une entreprise bien financée peut exploiter stratégiquement la longueur des procédures judiciaires pour se défendre contre le brevet bloquant d'un concurrent en s'engageant dans une stratégie de « procès sans fin ». Cela implique de lancer diverses actions en justice, telles que des contestations de validité du brevet bloquant (par exemple, par le biais d'un examen contradictoire à l'office des brevets ou de demandes reconventionnelles dans le cadre d'un litige), ou en intentant de multiples actions en contrefaçon complexes nécessitant une communication préalable approfondie et des témoignages d'experts. L'objectif est de créer des retards importants, d'augmenter les frais juridiques du concurrent et d'immobiliser ses ressources, diminuant ainsi la valeur commerciale de son brevet bloquant.
This strategy can buy the defending company crucial time to develop workarounds, negotiate a more favorable settlement, or even wait for the blocking patent to expire, ultimately neutralizing its threat through...
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