Invalidar con éxito la licencia de un competidor patentar Es una maniobra poderosa que va mucho más allá de simplemente ganar una disputa legal. La invalidación de patentes proporciona libertad inmediata para operar, permitiendo a una empresa desarrollar y vender productos sin la amenaza de costosos litigios por infracción o demandas de licencias. Más que un simple escudo defensivo, la invalidación de patentes sirve como una herramienta ofensiva que puede desmantelar el monopolio de mercado de un rival, nivelar el campo de juego competitivo y neutralizar las amenazas de las entidades de reivindicación de patentes.
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Beneficios
Invalidar la patente de un competidor proporciona importantes ventajas defensivas y ofensivas que inciden directamente en la capacidad de una empresa para competir.
El beneficio más inmediato es asegurar la “libertad para operar”, que permite a la empresa desarrollar, fabricar y vender sus productos sin la amenaza inminente de una demanda por infracción y los elevados costos legales o pagos de regalías asociados.
La anulación exitosa de una patente también puede servir como una poderosa maniobra ofensiva, eliminando la barrera monopolística de un competidor y abriéndolo para que la empresa y otras innoven y compitan en igualdad de condiciones. Esto no solo evita a la empresa el pago de posibles tasas de licencia, sino que también puede perturbar el modelo de negocio de las entidades titulares de patentes (trolls) que dependen de la concesión de licencias de patentes débiles o demasiado amplias para obtener ingresos.
Beyond the immediate legal and competitive relief, invalidating another’s patent yields substantial long-term strategic and financial rewards. It enhances a company’s reputación and establishes it as a formidable player in its industry, capable of defending its technological space. This can deter future frivolous infringement claims. Financially, removing a blocking patent can significantly de-risk a company’s operations, making it more attractive to investors and potentially increasing its market valuation.
Estrategias de invalidación de patentes
Motivos sustanciales de invalidación
Las causas de invalidación de patente se refieren a los requisitos legales fundamentales que debe cumplir una invención para merecer protección. Estas causas se centran en la invención misma y su descripción en la patente, más que en errores de procedimiento cometidos durante el proceso de solicitud.
Las impugnaciones por motivos de fondo atentan contra el mérito fundamental y la legitimidad del derecho a un monopolio de patente de la invención reivindicada. Esto puede deberse a:
Estado de la técnica (anticipación o falta de novedad): Esta es una de las estrategias más comunes y consiste en encontrar evidencia de que la invención ya era conocida por el público antes de la fecha de presentación de la patente. Esta evidencia, conocida como "estado de la técnica", puede consistir en patentes anteriores, artículos publicados o cualquier divulgación pública que describa la invención. Si un solo elemento del estado de la técnica divulga todos los elementos de la invención reivindicada, la patente puede invalidarse por falta de novedad.
Comunicación pública previa: Se trata de un concepto amplio que abarca cualquier forma de divulgación que ponga a disposición del público información sobre la invención. Esto crea directamente el estado de la técnica y se utiliza para impugnar una patente por motivos de novedad (anticipación) u obviedad. Algunos ejemplos incluyen un artículo académico publicado, una presentación en un congreso científico, un sitio web de acceso público o una tesis doctoral en una biblioteca universitaria. La cuestión central es que el conocimiento de la invención se puso en el dominio público, lo que provocó casi inmediatamente la invalidación de la patente.
Esto es muy frecuente ya que la información podría ser:
- La empresa basó su I+D en tesis o investigaciones universitarias, o sus empleados aportaron sus ideas…
- La empresa buscó inversores
- La empresa realizó una investigación de mercado para evaluar el potencial de la innovación…
- pruebas beta….
Obviedad (falta de actividad inventiva): Incluso si una invención es nueva, podría no ser patentable si se considera obvia para una persona con conocimientos técnicos en el campo pertinente. Esta estrategia implica demostrar que la invención es una combinación predecible de elementos conocidos de múltiples fuentes del estado de la técnica.
Para un ingeniero experimentado, este parámetro es difícil de comprender, ya que el requisito de “habilidad ordinaria” para que una patente sea declarada como novedad puede parecer bastante bajo.
Divulgación insuficiente (falta de habilitación y descripción escrita): Una patente debe proporcionar una descripción detallada y clara de la invención para que un experto en la materia pueda replicarla y utilizarla sin experimentación excesiva. Si la patente no proporciona este nivel de detalle, puede ser invalidada por falta de habilitación o por una descripción escrita inadecuada.
Materia no patentable: En la mayoría de las jurisdicciones, las leyes de patentes excluyen ciertas categorías de la patentabilidad, como las ideas abstractas, las leyes de la naturaleza y los fenómenos naturales. Esta estrategia argumenta que la materia de la patente se encuentra dentro de una de estas categorías excluidas.
Para su información: El debate sobre la “patentabilidad” del ADN humano estaba relacionado con esto.
Uso público previo o venta: Con algunas similitudes con el estado de la técnica (la invención ya era conocida por el público antes de la fecha de presentación de la patente), una patente puede invalidarse si la invención fue comunicada, utilizada públicamente u ofrecida para la venta antes de la presentación de la solicitud de patente (sujeto a períodos de gracia en algunos países como EE. UU.). Esta estrategia requiere proporcionar evidencia de dicho uso público o actividad comercial anterior a la fecha crítica de presentación de la patente.
Nota: La «comunicación pública» no es lo mismo, aunque son conceptos estrechamente relacionados que a menudo pueden solaparse en un caso de invalidación de patente. La diferencia clave radica en lo que se hace público: la información sobre la invención frente a la actividad relacionada con ella.
- Un uso público implica usar la invención de la forma natural y prevista en un entorno público, incluso si los observadores no comprenden plenamente su funcionamiento interno. Por ejemplo, demostrar un nuevo tipo de zumbido en un parque público.
- Una prohibición de venta se activa cuando la invención se ofrece a la venta, incluso si no se produce una venta real. El propósito de esta regla es evitar que un inventor se beneficie comercialmente de su invención durante demasiado tiempo antes de solicitar una patente.
Si bien un uso público o una oferta de venta a menudo implican una “comunicación públicaSi divulga la invención, no tiene por qué hacerlo. La actividad en sí misma es el detonante de la invalidación, lo que la convierte en una herramienta distintiva y poderosa para impugnar la validez de una patente.
Invención incorrecta: Una patente debe identificar correctamente a todos sus inventores. Si se omite a un inventor o se nombra incorrectamente a alguien como tal, la patente puede invalidarse. Esto puede ocurrir por error inocente, engaño intencionado o por la intervención de especialistas o verificaciones no especializados en patentes.
Conducta inequitativa o fraude: Esta estrategia implica demostrar que el solicitante de la patente tergiversó u ocultó intencionalmente información importante a la oficina de patentes durante el proceso de examen. Si se prueba dicha conducta indebida, puede invalidar una patente que, de otro modo, sería válida.
Ejemplo ficticio: Mientras tramitaba la patente de un nuevo compuesto farmacéutico, “A” conocía un artículo científico que cuestionaba la estabilidad del compuesto. El examinador de patentes había preguntado específicamente sobre la estabilidad del compuesto. Creyendo que el artículo impediría la concesión de la patente, los abogados de “A” decidieron deliberadamente no divulgarlo. Años después, un infractor acusado descubre pruebas de esta retención intencional, y un tribunal declara la patente inaplicable por conducta injusta.
Métodos procedimentales y estratégicos
Los métodos procesales y estratégicos para la invalidación de patentes se ocupan de los vehículos legales específicos y los enfoques tácticos utilizados para impugnar la validez de una patente, más que de las razones sustanciales del impugnación en sí.
El principio fundamental es seleccionar la forma y el mecanismo más eficaces en función de objetivos estratégicos como el coste, la rapidez y las debilidades específicas de la patente en cuestión. Esto implica elegir entre diversas opciones, como procedimientos cuasijudiciales ante una oficina de patentes, como una Revisión Inter Partes (IPR), para una revisión simplificada del estado de la técnica, iniciar una demanda formal en un tribunal de distrito para ampliar los argumentos y el proceso de descubrimiento, o presentar pruebas proactivamente a un examinador incluso antes de la concesión de la patente.
These methods represent the practical tools and calculated juego plans used to execute the substantive arguments for invalidation:
Revisión inter partes (IPR): Disponible en Estados Unidos, un DPI es un procedimiento judicial que se lleva a cabo ante la Junta de Juicios y Apelaciones de Patentes (PTAB) para impugnar la validez de las reivindicaciones de patentes basadas en el estado de la técnica, consistente en patentes y publicaciones impresas. Suele ser una alternativa más rápida y económica que los litigios en los tribunales de distrito.
Ejemplo ficticio: “A” demanda a “B” por infringir su patente sobre un método de almacenamiento en caché de datos de red. En lugar de librar una costosa batalla legal, “B” presenta una solicitud de derechos de propiedad intelectual ante la PTAB. “B” presenta dos patentes antiguas y un artículo de revista técnica que el examinador original de patentes nunca tuvo en cuenta. Argumentan que la combinación de estos documentos del estado de la técnica hace evidente la invención de “A”. La PTAB coincide e invalida las reivindicaciones impugnadas.
Revisión posterior a la concesión (PGR): También es un procedimiento estadounidense ante la PTAB. La solicitud de registro de patente (PGR) debe presentarse dentro de los nueve meses siguientes a la emisión de la patente. Permite impugnar una patente por cualquier causa de invalidez, no solo las basadas en el estado de la técnica.
Reexamen ex parte: Este proceso, que puede ser solicitado por cualquier persona en cualquier momento durante la vigencia de una patente, solicita a la oficina de patentes que reexamine las reivindicaciones de la patente a la luz del estado de la técnica nuevo o pasado por alto. El tercero solicitante tiene una participación limitada después de presentar la solicitud inicial.
Litigios ante el Tribunal de Distrito: La validez de una patente puede impugnarse ante un tribunal federal de distrito, a menudo como reconvención en una demanda por infracción de patente. Esta vía permite una gama más amplia de argumentos de invalidez y un proceso de descubrimiento más exhaustivo en comparación con los procedimientos de la PTAB. El demandado también puede interponer proactivamente una demanda de sentencia declaratoria para invalidar una patente si tiene un temor razonable de ser demandado por infracción.
Envíos de terceros previos a la emisión: Esta estrategia proactiva permite a terceros presentar el estado de la técnica a la oficina de patentes mientras una solicitud de patente aún está en examen. Esto puede evitar la concesión de una patente al proporcionar al examinador el estado de la técnica pertinente.
Grupos de Defensa Conjunta: Cuando varias empresas se ven afectadas por la misma patente, pueden formar un grupo de defensa conjunto para aunar recursos y compartir los costos de impugnar la validez de la patente. Este enfoque colaborativo puede fortalecer el caso de invalidación y reducir la carga financiera de cualquier empresa.
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